論先用權必要準備工作的認定

論先用權必要準備工作的認定

呂甲木*   

內容提要：對于完成先用權必要準備工作認定的問題，應該對法釋〔2009〕21號司法解釋第15條第2款與第3款規定進行文義、體系、目的解釋，第15條第2款第（一）項為技術上的必要準備工作，第（二）項為物質上的必要準備工作，第15條第3款為生產上的準備工作。必要準備工作的構成要件為二要件，技術上的必要準備工作或物質上的必要準備工作之間可以擇一，但生產上的準備工作必須具備。生產上的準備工作是指具有立即或即將實施發明創造的能力。

關鍵詞：專利    先用權    必要準備

On the Determination of the Necessary Preparation Works

with the Prior-use Right

[Abstract]  For the completion of the necessary preparation works with the prior-use right to the problems determined, Should be interpreted the Judicial Interpretation No. (2009) 21 of Article 15, paragraph 2 and paragraph 3, carry out the context, the system, the purpose of explanation, article 15 (a) of paragraph 2 for the technically necessary preparations, paragraph (b) for the necessary preparatory work on the matter,  Article 15, paragraph 3, of the preparatory work on the production. Elements of the necessary preparations for the two elements, one can choose between a technically necessary preparations or materially necessary preparations, but the preparatory work on the production must possess. Preparatory work on the production means having the ability to be implemented immediately or inventions.

[Keywords]   patent ; prior-use right ; the necessary preparation

專利權作為國家授予民事主體的一項私權利，是一項實在法上的法定權利，而非自然權利。因此，專利的授權制度系一國專利行政管理制度的主要內容。當今世界，授予專利權的主要是先申請制和先發明制。所謂，先申請制，即一國的專利主管部門將該專利權授予最先向其提出申請的人。而對該專利申請人是否系真正的發明人，以及其取得專利申請資格是否系善意在所不問。要做出真正的發明創造，必須要付出大量的智力和物力。而當一個付出大量資源的發明創造者而言，在其實施自己的發明創造時，卻發現已被別人申請了專利，自己不能實施，一切努力付諸東流，同時反而被指控侵權，實則有失公平。另一方面，一些“聰明之士”在發明創造尚未成熟之時搶先申請專利，以致造成專利質量低下的后果。而先發明制，是指不同的主體就同一發明創造向一國的專利主管部門提出申請時，國家將該專利授予最先完成發明創造的申請人。顯然，從專利制度的本意來看，先發明制更加符合鼓勵發明創造的立法目的，而且也更為公平。但是，專利權畢竟是將專利權人的個人利益與社會公共利益衡量的結果。如果實行先發明制，那么就會出現發明創造者一開始怠于申請專利，將先進的技術作為商業秘密予以保護，待發生糾紛時又聲稱其是最先完成發明創造者，應將專利權授予給他。此外，要證明其為先發明者，需要進行大量的舉證，經歷眾多的程序。這樣，不僅不利于技術的公開和推廣以及后人在該技術基礎上的創新，而且浪費了國家的公共的行政、司法資源，使專利權屬一直處于不穩定的狀態，擾亂了專利管理秩序，損害了社會公共利益。世界上實行先發明制的國家只有寥寥數國，但原先有全球霸主美國撐著，儼然亦自成一派，獨領風騷。可是，美國于2011年頒布的《美國發明法案》對美國舊專利法進行了大量修改，主要的修改點就在于改先發明制為先申請制。因此，在專利授權制度上實行先申請制已經是大勢所趨。正如先申請制最大的缺點就在于剝奪了專利申請日前作出真正發明創造者實施專利的權利，所以，作為平衡專利權人與社會公眾利益產物的專利法規定了先用權，作為特定情況下對專利權的一種限制。我國的專利法也不例外，1984年《專利法》第62條、1992年《專利法》第62條，2000年《專利法》第63條第（二）項和2008年《專利法》第69條第（二）項均規定：在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的不視為侵犯專利權。已經制造相同產品、使用相同方法容易認定，實踐中爭議不大，但已經作好制造、使用的必要準備的認定屬于司法實踐中的難點，不僅涉及證據認定問題，而且還涉及判斷標準問題。為此，最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號，以下簡稱司法解釋）第15條對先用權的認定作出了相應的規定。[1]該司法解釋第15條第2款第（一）項屬于技術上的準備，第（二）項屬于物質上的準備。雖然，司法解釋對此作了細化規定，但是在司法實踐中仍存在缺乏統一的判斷標準問題。

    一、司法實踐中先用權必要準備工作認定作法的梳理

為了更好的分析司法實踐中對先用權必要準備認定的態度，在中國裁判文書網和北大法律信息網對2008年《專利法》和司法解釋自2009年10月1日實施以來的相關民事判決書進行了檢索，發現認定涉案專利申請日前已經作好制造、使用的必要準備而認定先用權抗辯成立的案例非常稀少。當然大多數案例均以證據缺乏真實性、關聯性以舉證不能而認定先用權抗辯不能成立。在認定已經作好必要準備的案例中，也是圍繞證據的認定進行分析說理。

在上訴人和平電氣有限公司與被上訴人上海久輝電氣有限公司侵害實用新型專利權糾紛案中，雖然被告沒有提供專利申請日之前已經生產出來的實物，但一二審法院除了根據備案的圖紙認定被告已經作好了技術上的必要準備之外，無一例外的以根據現有證據能夠推斷出專利申請日之前被告已經生產實物交于檢測機構備案作為認定先用權抗辯成立的補充理由。[2]因此，可以說明上海法院在先用權必要準備的認定上持非常慎重的態度。

最高人民法院在申請再審人江西銀濤藥業有限公司與被申請人陜西漢王藥業有限公司侵犯專利權糾紛案中認為：在涉案專利的申請日前，銀濤公司已經完成了生產“強力定眩膠囊”的工藝文件和設備，符合已經作好制造、使用的必要準備的條件。至于銀濤公司何時取得“強力定眩膠囊”藥品生產批件，是藥品監管的行政審批事項，不能以是否取得藥品生產批件來判斷其是否作好了制造、使用的必要準備。[3]最高法院的該案例載入了《最高人民法院知識產權年度報告》（2011年），其核心觀點只是表明先用權抗辯是否成立的關鍵在于被訴侵權人在專利申請日前是否已經實施專利或者為實施專利作好了技術或者物質上的必要準備；藥品生產批件是藥品監管的行政審批事項，是否取得藥品生產批件對先用權抗辯是否成立不產生影響。而且從該案而言，被訴侵權人在涉案專利申請之前已經完成了藥品樣品的試制，并向藥監部門進行了報批。

浙江省高級法院于上訴人遠特信電子（深圳）有限公司與被上訴人上虞威斯特電器制造有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案中，在認定被訴侵權人已經作好物質上的必要準備工作之外，還是分析了一系列間接證據，以之佐證在專利申請日之前已經制造了被訴侵權產品，增強認定先用權抗辯成立的說服力。[4]

在上訴人知科株式會社與被上訴人常州永和精細化學有限公司侵害發明專利權糾紛案中：一審法院常州市中級人民法院認為合成化合物，掌握了合成路徑，即視為作好了技術上的必要準備，而二審法院江蘇省高級法院認為僅掌握合成路徑還不夠，還必須具備技術的生產工藝文件以及物質上的生產設備。[5]在該案中，江蘇法院在認定被訴侵權人先用權抗辯成立的依據是作好了技術上以及物質上的準備工作，而未以類似推定的方式認定其在涉案專利申請日之前已經制造出被訴侵權產品作為認定先用權抗辯成立的補強理由。

二、學理上關于先用權必要準備工作認定的爭議

（一）三要件說

程永順先生認為必要準備包括以下幾方面的準備工作：1.技術上的準備，指是否已經下達技術任務書、新產品設計書以及生產圖紙等，此時只下達了科研任務書，列入科研課題不能算是已作好了技術上的準備；2.生產上的準備，指需要建立專門倉庫是否已建立，是否已準備好生產該產品所必須的各種機器設備（包括通用設備和專用設備），專門工具及模具、原料等；3.完成了樣品的試制，指樣品通過檢測已經達到使用要求和技術任務書的要求。[6]因此，根據程永順先生的觀點，已經作好先用權必要準備工作必須具備三個要件，除了技術上的準備工作和物質上的準備工作之外，還必須完成樣品的試制。

（二）二要件說

尹新天先生認為：1.技術性的準備工作應該是在專利申請日之前已經實際獲知、掌握了該項專利技術，而且是一種已經開始了的實際的準備工作，而非表明意向的行為；2.所謂生產上的準備工作，是與該項專利技術的實施之間應當有明確的因果關聯，讓人能夠認定有關準備工作是為實施哪項技術而進行的，例如如果僅僅進行購買地皮、裝設供電供水設備等基礎性的準備工作，卻無法證明行為人準備實施哪項技術，則不能被認為是為實施某項專利而作好了必要準備工作；[7]因此，根據尹新天先生的觀點，所謂先用權必要準備工作是指與實施專利的技術內容有關的技術性準備工作、物質上準備工作已經實際開始準備。廣東省高級法院的張學軍認為，對必要準備進行界定時，總的原則是應當堅持衡量先用人是否為實施專利投入了一定量的人力、物力和資金。通常情況下，從商業組織的建立到技術上都完成了準備的，投資往往較大。因此，具體要考慮的因素應當集中在：專用設備是否已制造或購買；模具是否已開發；原材料是否已準備；零件圖和總裝圖是否已繪制；工藝流程是否已制定；樣品是否已試制等。[8]張法官在文中提出的必要準備認定應考慮因素是在司法解釋實施前，司法實踐中關于先用權必要準備認定的一般作法。北京市第一中級人民法院的學理觀點認為先用權的必要準備的要件是先用人對于該技術方案的實施已經進行實質性準備工作的情形，即其在人力和物力上的投入在其應投入份額中占絕大部分比例。技術方案的研發成功是先用權抗辯成立的前提條件，但僅有技術方案不能達到必要準備的程度，還需要其它為生產而進行的投入，包括相應的技術任務書、產品的生產圖紙，或者為投入生產而具體設計的方案等。對于是否需樣品試制成功，需視不同的行業而定，對于特殊行業，如藥品，則需要樣品試制成功，但對于其它無實質要求的行業，則樣品是否試制成功不影響必要準備工作的認定。生產準備通常指物質上的投入，包括廠房的建立、通用設備或專用設備的購買、主要原材料或工具、模具等的購買。[9]該觀點系在最高法院專利司法解釋實施之后，對司法解釋有關先用權必要準備的規定作出的學理解釋。劉立春教授認為：如果只滿足生產準備或技術準備的二者之一，顯然不能構成能夠實施生產行為的實質性“必要準備”。但劉教授同時也認為，結合專利司法解釋第15條第3款原有范圍的規定，可以得出必要準備工作的認定是技術性準備與生產性準備相結合的結論。但是，如果，滿足解釋第15 條第2款第（二）項的規定也能認定先用權抗辯成立，容易造成先用權的濫用，會極大地損害專利權人的利益，有悖于先用權的設立目的。[10]因此，劉教授對于先用權必要準備工作的認定標準是堅持二要件說，即技術準備要與生產準備相結合。王凌紅認為，技術實施所需要的必要準備往往會由于發明創造的不同類型而有所差異。對于不需要特殊生產設備的特定技術而言，如果生產經營者完成了主要設計圖紙或工藝文件之后即可利用自身原有的設備從事產品的生產活動或使用特定方法，則可視為已經作好了必要準備。但對必須購置特定的模具和生產設備才有可能開始從事相關的生產經營活動的，主要設計圖紙或工藝文件既不足以證明該生產經營者已經客觀上作好了可隨時實施特定技術的物質技術準備工作，也不能成為其有意從事該生產經營活動的有力證據。并認為必要準備的認定必須考慮以下兩個要素：先使用者客觀上應當具備可隨時實施特定技術的條件；先使用者主觀上有意將這些物質技術條件用于實施與專利相同的技術。[11]王凌紅提出要針對不同發明創造的類型確定不同的必要準備工作的認定標準，應該而言是比較符合實際的，可以作為認定先用權必要準備工作是否完成的一般原則。

三、司法解釋第15條規定的理解

基于先用權必要準備工作認定的復雜性，司法解釋第15條的規定在司法實踐的適用中存在著相當大的困境。因此，在司法解釋的該規定尚未修改的情況下，如何對該規定進行準確的理解成為當下亟需解決的問題。當法律規范適用出現矛盾或者沒有明文規定時，應該根據法學方法論的要求對法律規范進行解釋。楊仁壽教授認為狹義的法律解釋，系指于法律規定不明確時，以文義、體系、法意、比較、目的或合憲等解釋方法，探究法律之規范意志，其旨在澄清法律疑義，使法律含義明確化、正確化。[12]梁慧星教授認為法律解釋方法分為文義解釋、論理解釋、比較法解釋、社會學解釋。其中論理解釋包括體系解釋、法意解釋、擴張解釋、限縮解釋、當然解釋、目的解釋、合憲性解釋。[13]從司法解釋第15條第2款規定的文義而言，技術上的準備或物質上的準備只要滿足一項就應當認定已經作好制造、使用的必要準備，并不需要技術準備與物質準備相結合，也不需要樣品已經試制成功。但是，在檢索的案例中，尚未發現法院僅以具備上述1種情形而認定已經完成了必要準備工作。雖然知科株式會社與常州永和精細化學有限公司侵害發明專利權糾紛案中，一審法院常州市中級法院認為針對合成化合物，被告永和公司掌握了合成路徑，即視為作好了技術上的必要準備。但是二審法院江蘇省高級法院認為僅掌握合成路徑還不夠，還必須具備技術的生產工藝文件以及物質上的生產設備。從體系解釋而言，司法解釋第15條第3款規定的原有范圍是指“包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。”所以，先用權抗辯的成立必然具備生產準備要件，如果僅僅具備技術文件，而無任何生產準備，則原有范圍就根本無從談起。從立法目的而言，先用權制度的產生是為了彌補先申請制的不足，以免產生嚴重的不公平問題。但是，先用權的制度目的不是為了動搖先申請制作為基本的專利申請制度的地位，甚至其作為專利申請制度的例外也談不上。因為，即使認定先用權成立，只是被告在原有范圍內可以繼續制造、使用專利產品，不僅對原告專利的有效性毫無影響，而且原告還享有禁止被告超出原有范圍實施專利的權利。所以，在先用權必要準備的認定上必須根據個案的具體情況進行分析，綜合考量先用人為實施發明創造的投入情況進行利益平衡，實現個案正義，而不能采取一刀切的作法。因此，對于先用權必要準備的認定，根據司法解釋第15條第二款、第三款的規定，是將物質準備與生產準備相分離，技術準備與物質準備可以二者只具備其一即可，但生產準備必須具備。

四、先用權必要準備工作構成要件的認定

（一）完成技術上必要準備工作的認定

司法解釋第15條第2款第（一）項規定已完成技術上必要準備是指“已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”。對于技術上必要準備工作是否已經完成涉及到判斷主體以及完成程度的確定。

1.判斷主體

對于技術上的必要準備工作是否已經完成的認定應該根據何人的角度進行判斷的問題，司法實務界和學術界上尚未對此進行探討。或許他們認為這個根本就不是問題，是否已經完成當然是由法官進行判斷。誠然，技術準備是否已經完成，先用權抗辯是否成立的司法判斷權當然歸屬于法官。但是，先用人提供的用以證明已經完成技術準備的一份份具體技術文件的文字內容，是不可能與權利要求書、說明書、附圖的記載完全一致的。法官可能看不懂技術文件中的含義，該技術領域內的專家看了以后，可能會認為該技術文件記載的相關文字已經完全呈現了落入涉案專利權利要求保護范圍的被訴侵權技術方案，而該領域的普通技術人員看了以后，可能會認為該技術文件沒有完全呈現被訴侵權技術方案。如果將該問題委托司法鑒定機構進行司法鑒定，等于就是將判斷主體賦予專家。其實，對先用人提供的用以證明已經完成技術準備的主要技術圖紙或工藝文件是否體現了涉案專利權利要求記載的技術方案的解釋，與專利權利要求的解釋屬于相同性質的問題，技術圖紙或工藝文件相當于專利說明書和附圖。根據專利法第26條第3款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。也就說對權利要求所要保護的技術方案，應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書及附圖直接得到或者概括得出的。正如專利權利要求的理解，法院應該結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，來確定權利要求的內容，以之認定專利是否有效以及被訴侵權技術方案是否落入專利的保護范圍。因此同理，對于主要技術圖紙或工藝文件是否體現了落入涉案專利權利要求保護范圍的被訴技術方案應該站在本領域普通技術人員的角度進行解釋。“本領域普通技術人員”，是法律擬制人，是個抽象的概念，是一種假設的“人”，不是指具體的某一個人或某一類人，不宜用文化程度、職稱、級別等具體標準來參照套用，是指先用人主張完成技術準備時該專利所屬技術領域平均知識水平的技術人員，既不是該領域的技術專家，也不是不懂技術的人。

2.完成程度的認定

在確定了技術上必要準備的判斷主體為本領域的普通技術人員之后，就涉及到技術圖紙和工藝文件的完成程度的認定問題。技術圖紙或工藝文件如果全部體現了原告所主張的權利要求中的技術方案，自無問題。但現實的案情往往是紛繁復雜的，先用人或許提供了一大疊技術文件，可是還不能與被訴侵權技術方案完全對應。對于這種情況，如果技術文件結合公知常識能夠呈現完整的被訴侵權技術方案的，則應該認定完成了技術上的必要準備。而對于被訴侵權的外觀設計產品而言，被告提供的技術圖紙或工藝文件本身或其與本領域的慣常設計結合能夠體現與被訴侵權設計相同或相近似的外觀的，則認定完成了技術上的必要準備，但是提供的僅系照片或圖片，而無其他技術參數，則不能稱之為技術文件，不能認定完成了技術上的必要準備。

（二）完成物質上必要準備工作的認定

司法解釋第15條第2款第（二）項規定已完成物質上必要準備是指“已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料”。該規定沒有提到完成發明創造所必需的專用設備或專用材料以及模具。而該司法解釋（征求意見稿）第19條第2款第（二）項原文表述為“已經制造或者購買實施發明創造所需的主要設備或者模具”，而正式公布的司法解釋將“模具”改為了“原材料”。因為，有很多產品是不需要專用設備、專用材料或模具的，但是設備和原材料肯定是需要的。必需的主要設備或原材料主要是指該主要設備或原材料與發明創造的實施具有關聯，也就是說該主要設備或原材料是實施發明創造的必要條件。對于需要專用設備或者專用原材料才能實施發明創造的，則物質上的準備工作必須是該專用設備或專用原材料已經制造或購買；對于實施發明創造不需要專用設備或者專用原材料的，則要證明已經準備的該設備或原材料是用于實施發明創造而不是為了制造其他產品。例如能夠提供該產品的生產任務書已經完成、客戶購買該產品的訂單已經下達、銷售給該產品的買賣合同已經簽訂、該產品的模具已經在開發等相關的證據。

（三）完成生產準備工作的認定

司法解釋第15條第3款規定的原有范圍是指“包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。”司法實務界和學術界基本上將物質上的準備工作與生產上的準備工作等同。但是，深究起來，兩者之間肯定是有區別的。生產是與生活相對應的，物質作為有體物是與精神、意識、智力等無形成果相對應的。所以，一個企業生產能力的范疇肯定是大于物質資料的。司法解釋第15條第2款第（二）項規定的物質準備是與發明創造有關聯的物質準備，但司法解釋第15條第3款規定的生產準備與發明創造的之間并不需要有很強的關聯度。已如上述，先用權必要準備的認定在技術必要準備與物質必要準備二者之間可以擇一為之，但生產準備工作必須具備。因此，在這種特殊的二要件中，在技術上的必要準備或物質上的必要準備已經與發明創造具有緊密的關聯性的情況下，生產上的準備其實是指在具備技術上的必要準備或者物質上的必要準備的情況下，先用權人具有立即或即將實施發明創造的能力。例如對于不需要專用設備、專用原材料的發明創造而言，先用人在完成主要技術圖紙或工藝文件這一技術上必要準備工作的情況下，其還需要其他相關的基礎性、通用性生產準備，如廠房、工人、通用設備、通用原材料；在完成物質上必要準備工作的情況下，其也還需要如廠房、生產線、倉庫、工人、供電等相關的基礎性生產設備。因此，生產準備工作是指基礎性、通用性的生產準備工作。

結語

先用權必要準備工作的認定應該根據法律解釋的方法，對司法解釋第15條第2款和第3款進行文義解釋、體系解釋和目的解釋，在構成要件上堅持二要件，完成技術上必要準備工作或物質上必要準備工作之間可以擇一，但生產準備工作必須具備。樣品是否需要試制完成不是認定完成先用權必要準備工作的要件。