專利許可合同應注意的若干關鍵問題
浙江海泰律師事務所 呂甲木
專利許可合同，是指專利權人或者其授權的人作為許可人（讓與人），許可被許可人（受讓人）在一定的范圍內實施其專利，被許可人向許可人支付約定的使用費所訂立的合同。專利權是一項獨占權，法律允許專利權人在一定期限內對該項技術享有獨占的權利以換取專利權人公開技術方案，使公眾能夠在該專利技術方案的基礎上進行改進，促進科學技術的進步。這樣在保護專利權人利益的同時又促進科學技術的發展，達到專利權人與社會公眾之間的利益平衡。但是，專利權人的獨占權，并非要求專利權人親自實施專利。專利權人有權通過簽訂許可合同的方式將專利技術許可給第三人實施。專利許可合同不僅是規范許可人與被許可人之間合同權利義務關系的依據，而且亦是判斷第三人實施專利的行為是否構成侵權行為的前提。專利許可合同內容復雜，不僅涉及法律、技術、經濟問題，而且有時候在專利之外，還涉及商標、著作權、商業秘密等其他知識產權問題，所以專利許可合同的訂立，應該非常嚴謹，必須認真應對。以下從專利權人的角度，結合國家知識產權局公布的《專利實施許可合同》（試用）文本及司法實踐中的典型案例，于專利許可合同中容易對專利權人的權利產生關鍵影響的若干問題作一探討。
一、許可人應確保自己對許可的專利享有處分權
專利許可合同是專利權人或其授權的人作為許可人與被許可人簽訂的合同。作為許可人而言，一般是專利權人，因此，通常情況下由專利證書登記的專利權人作為許可人簽訂專利實施許可合同。但是，專利權作為一種特殊的民事權利，既有民事權利的共性，亦有專利權的特殊性。共性表現在專利權可以共有，即使共有人沒有作為專利權人之一登記在專利證書中，但有協議或其他證據證明其為共有人的，法院也會認定其系專利權的共有人。特殊性表現在一是專利有職務發明創造和非職務發明創造之分，因此專利證書中登記的專利權人有可能在權屬糾紛被法院推翻；二是有些單位為了能夠減免專利申請費用，將單位的職務發明創造以單位的法定代表人或其他自然人作為專利權人申請專利，當單位與名義上的專利權人出現利益沖突，則有可能會影響到專利許可合同的效力。
專利法第15條規定：“專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。除前款規定的情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。”最高人民法院在王興華訴黑龍江無線電一廠，第三人王振中、呂文富、梅明宇專利實施許可合同糾紛提審案的（2006）民三提字第2號民事判決中揭示了如下裁判要旨：原一審和原再審判決均認為，由于在簽訂專利許可合同時王興華是專利證書記載的唯一的專利權人，雖然還代表王振中等其他人，但其簽訂終止合同協議有效，然最高人民法院認為，專利權人與其他非專利權人共同作為合同的一方當事人，與他人簽訂專利實施許可合同，且合同中明確約定了其他非專利權人的權利義務的，專利權人行使專利權應當受到合同的約束，非經其他非專利權人同意，專利權人無權獨自解除該專利實施許可合同。因此，在專利權共有的情況下，部分共有人的權利是受到限制的。
如專利權存在著職務發明創造與非職務發明創造爭議的情況下，作為專利證書登記的專利權人，是國家知識產權局行政確權的專利權人，具有行政行為的公定力。但其他利害關系人就該專利權提起權屬糾紛后，若法院認定專利證書登記的專利權人是將非職務發明創造作為職務發明創造或將職務發明創造作為非職務發明創造申請專利的，可以將該專利權確權給提起權屬糾紛的真正的發明創造人。于此情形下，專利證書登記的專利權人作為許可人簽訂的專利許可合同屬于效力待定的合同，如未得到真正的專利權人的追認，則該專利許可合同無效。如專利許可合同無效，不僅許可人要將收取的專利許可費返還給被許可人，并賠償被許可人遭到的損失，而且真正的專利權人還可以追究專利許可合同的許可人和被許可人的專利侵權責任。
在單位為了能夠減免專利申請費用，將單位的職務發明創造以單位法定代表人或其他自然人的名義申請專利，并由單位實際享有權利，承擔義務的情況下，有些單位以自己的名義作為許可人簽訂專利許可合同；也有些單位仍以專利證書上登記的自然人作為許可人簽訂專利許可合同。最高人民法院在廈門大洋工藝品有限公司訴廈門市黃河技術貿易有限公司專利實施許可合同糾紛上訴案的（2003）民三終字第8號民事判決中認為：“本案訴爭的專利實施許可合同第三條寫明了涉案專利的申請日、專利申請號、專利號、專利有效期、專利證書號等涉及該專利技術的有關真實信息。該合同簽訂時，被上訴人黃河公司（其前身為廈門市黃河貿易有限公司）的法定代表人吳達新即為石材切壓成型機實用新型專利權人。黃河公司作為本案訟爭合同的許可方，并沒有實施未經專利權人許可的侵權行為，其當時的法定代表人亦為合同許可方的簽字人即專利權人，合同所約定的權利義務也未侵害專利權人或他人合法權益。所以認為該合同系被上訴人欺詐而訂立理由不足。作為專利實施許可合同的被許可方，在合同中已經寫明涉及專利相關信息的情況下，也有義務審查合同內容的真實性，避免不必要的商業風險。根據現有的證據，本專利實施許可合同是雙方當事人的真實意思表示，合同內容亦未違反國家法律法規規定，應當認定為有效合同。上訴人大洋公司認為被上訴人黃河公司的欺詐行為導致合同無效的上訴理由不能成立。”最高法院對于黃河公司作為許可人將專利證書上登記的專利權人為其法定代表人吳達新的專利許可給大洋公司的合同認定為有效，這是基于黃河公司與吳達新的利益一致，且吳達新作為許可方的法定代表人在許可合同上簽字，已得到吳達新的認可。如果該許可合同上吳達新沒有簽字，且吳達新與單位的利益出現沖突，則許可合同的效力依賴于權屬糾紛的處理結果。
因此，作為專利許可合同的許可人，應該確保自己有權利處分該專利權。如存在共有人的，應該讓所有的共有人均作為許可人簽訂專利許可合同，共同行使許可人的權利，共同承擔許可人的義務；如其他共有人不同意許可，則同意許可的共有人可以作為許可人與被許可人簽訂普通許可方式的專利許可合同，于此情形下，也不必將其他共有人列為合同當事人。如存在職務發明創造與非職務發明創造爭議的，應該在申請專利時讓利害關系人作出書面承諾，確保其為真正的專利權人；如需要以法定代表人或其他自然人名義申請專利的，應該讓該名義專利權人出具書面承諾該專利權的真正權利人為單位。
二、合同用語應確定，易理解，盡量不用容易產生歧義的詞句
合同的內容是約束雙方權利義務關系的依據，是合同中最關鍵的部分。對于合同條款所用的句子，通常而言，簡單的句子容易理解，主體省略或多用主體指代詞的長句在理解上容易產生歧義；對于詞語而言，法律規定、辭典有明確定義的術語，概念，其含義確定，不易產生歧義，而一些生活用語、簡稱、翻譯詞語由于缺乏嚴謹性，其含義不確定，在理解上容易產生歧義。在專利權人A訴B公司、C公司侵害發明專利權糾紛案中，由于二審法院在合同條款的理解上與一審法院不同，認定B公司、C公司實施專利的行為是得到A的許可的，不構成侵權，撤銷一審判決，駁回A的訴訟請求。
該案的簡要案情為：2005年，專利權人A攜帶其發明專利加盟B公司，同年8月22日，A作為許可方（甲方）與B公司作為被許可方（乙方）簽訂《專利實施許可合同》一份，采用的是原中國專利局的示范文本。該合同的第一條“定義與術語”條款中約定專利產品指乙方使用本合同提供的專利技術制造的移動插座、轉換器產品；第二條“專利許可方式、范圍及期限”條款中約定許可方式為移動插座、轉換器產品的獨占性獨家實施許可，許可范圍為在全國范圍內使用其專利制造專利產品，并對外進行銷售（包括出口銷售），許可期限至專利保護期屆滿，甲方同意乙方在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用，乙方應及時將第三方使用的情況告知甲方；第五條“使用費及支付方式、專利年費的繳納”條款中約定年銷售額300萬以下的，按2%提成，如果2008年年銷售額未達到300萬的，獨占性獨家實施許可改為一般實施許可。專利許可合同簽訂后，因B公司沒有生產基地，由B公司委托其全資子公司D公司貼牌生產專利產品。專利產品標注B公司的商標、企業名稱，并由B公司統一對外銷售。2008年1月30日，A與B公司的勞動合同到期，離開了B公司。2008年B公司銷量沒有達到300萬，改為普通許可方式。2010年，A從市場上購買了三款插座產品，標注的是C公司的商標、企業名稱、地址、電話，沒有B公司和D公司的標識。于是，A以C公司侵害發明專利權起訴到一審法院，C公司認為被訴侵權產品是B公司生產、銷售的，其只是授權品牌，B公司生產被控侵權產品是得到A許可的，不構成侵權。一審法院追加B公司為被告，經審理認為A同意B公司在許可期限與產品范圍內將專利技術許可給第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用等，上述約定的許可對象是B公司，其制造、銷售的產品亦對應的是B公司自己的產品而非其他公司產品，協議約定的OEM、ODM亦是B公司委托第三方加工的方式，顯然并不包含本案C公司委托B公司定牌生產這種ODM關系。依據專利法的規定，被許可人無權允許實施許可合同規定以外的任何單位或者個人實施該專利。故C公司通過B公司定牌生產被控侵權產品的行為，并未獲得專利權人的許可，已構成侵權。B公司、C公司不服上訴到二審法院，二審法院經審理認為專利實施許可合同約定B公司可以許可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用專利技術，從該條款的字面意思看，并沒有對第三方作限定，也沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是B公司，同時合同第一條對“專利產品定義為B公司使用專利技術制造的移動插座、轉換器產品，也未限定必須是使用B公司商標的專利產品，且根據一、二審查明的事實，專利產品系由D公司進行生產，對這一事實作為當時B公司員工的A是知曉并在一審中予以認可的。因此，B公司在獲得C公司的授權后仍許可D公司作為加工方，接受C公司的委托，使用被許可的專利技術，以ODM方式生產標注C公司商標的專利產品，且在該產品上標注了涉案專利號，該行為符合B公司將專利技術許可D公司以OEM、ODM委托加工方式生產專利產品的約定，應當屬于雙方專利實施許可合同中認可的許可方式，判決撤銷原判，駁回A的訴訟請求。
上述案例中的專利許可合同雖然采用了示范文本，合同條款也非常完備，但是由于合同所用的詞句產生歧義。一審法院的解釋對專利權人有利，而二審法院的解釋對被許可人有利。雖然合同法第125條第1款規定當事人對合同條款的理解有爭議的，應當按照合同所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思，但畢竟解釋的權利屬于法院，以法官的理解力來判斷，處于一種主觀的不確定狀態，對于雙方當事人而言，均是一種風險。因此，在專利許可合同的簽訂過程中，在前言部分和定義部分應該嚴格明確許可合同的目的，對于法律條文和辭典沒有明確定義的術語，應該嚴格按照許可方式確定的被許可人的權限進行定義。專利許可方式、范圍及期限作為專利許可合同的核心條款，是確定被許可人權利的依據。從專利權人而言，是要盡量限制被許可人的權利，尤其是向第三人頒發分許可的權利；從被許可人而言，是盡量擴大自己的權利，尤其是擁有分許可的權利，排除專利法對被許可人不得擅自分許可的限制。因此，在被許可人系貿易公司，沒有實施專利的條件，確需向第三人頒發分許可以制造專利產品時，如專利權人同意被許可人享有部分分許可權利的，則必須在許可合同中明確第三人的名稱、制造主體、銷售主體、專利產品的商標、條形碼、型號。在通常的專利許可合同中，由于合同法、專利法對許可方式及相應的權利義務已經有約定，所以在專利許可合同中可以直接選擇獨占許可、排他許可、普通許可方式，而不必對許可方式中具體權限再進行細化。因為，有時候越細化越會產生問題，上述案件就是一件非常明顯的例子。
三、對后續改進的技術成果的歸屬與利用的約定應該基于對等原則
合同法第354條規定：當事人可以按照互利的原則，在技術轉讓合同中約定實施專利、使用技術秘密后續改進的技術成果的分享辦法。沒有約定或者約定不明確，依照本法第61條的規定仍不能確定的，一方后續改進的技術成果，其他各方無權分享。在專利許可合同的簽訂中，有些專利權人會要求被許可人后續改進的技術成果的知識產權屬于專利權人；在被許可人要求其后續改進的技術成果屬于被許可人時，專利權人會要求無償使用由被許可人后續改進的技術成果。這些約定有可能會因違背互利原則而被宣告無效。通常情況下，不管是被許可人還是許可人，都有可能對許可的專利技術進行后續的改進，于此情形，應該是交叉許可符合互利原則，各方均可無償或優惠或優先利用對方后續改進的技術成果。如許可人與被許可人在技術開發能力上具有明顯差距時，應該根據具體情況約定后續改進的技術成果的歸屬和利用方式。
四、在侵權處理上應該保持主導地位
在專利許可合同的履行中，有可能會出現第三人起訴被許可人實施的專利侵害其權利，也有可能出現第三人侵害專利許可合同約定的專利權。在涉嫌侵害第三人權利的情形，可以在許可合同中約定由許可人委托律師代理被許可人應訴、參與處理。在第三人侵害專利許可合同約定的專利權的情形，有關司法解釋規定獨占許可被許可人有權單獨提起訴訟，排他許可的被許可人在許可人不起訴的情況下有權提起訴訟。因此，在排他許可和普通許可的情況下，制止侵權的訴權屬于專利權人，所以，對于制止侵權的費用以及獲得的賠償在許可人與被許可人之間如何分配也應該作出約定。
五、在以提成方式計算使用費時應約定保底使用費并要求被許可人提供專利產品的銷售記錄
在專利使用費的計算方式上，通常有一次總算、分期付款、入門費加銷售額提成或利潤提成、使用費折合成股權，以上各種方式有單獨采用的，也有組合采用的。銷售額提成或利潤提成容易產生糾紛，雖然一般合同約定許可人有權利查閱被許可人銷售專利產品的帳冊，但由于我國大多企業的財務制度并不規范，對公帳、內部帳各種帳冊很多，不開具發票銷售的也很普遍，真假難辨。因此，采用利潤提成對于許可人而言風險最大，銷售額提成次之，在被許可人提供了形式上合法的銷售記錄和利潤報表的情況下，如許可人有異議的，還必須由許可人申請司法審計。這樣不僅浪費精力、財力，而且也不一定能審計出真實的結果。所以，如果專利許可合同約定以提成方式計算使用費的，應該約定每年的使用費保底數額，另外也要約定被許可人將每一年度專利產品的詳細銷售記錄或利潤表復制給許可人，并由被許可人簽字確認。如果許可人日后發現被許可人有隱瞞的情形，也便于追究違約責任。
專利許可合同作為一種特殊的合同，既有專利的特殊性，專利的壟斷性、地域性、行政性、無形性、技術性問題會出現在專利許可合同中，又有民事合同的共性，普通合同糾紛中的問題同樣也會在專利許可合同中出現。因此，專利許可合同的簽訂應該慎重、嚴謹，不僅需要技術專家對該專利的效果進行把關，更重要的是需要精通專利訴訟和合同訴訟的律師的指導。